Face à un tel comportement du public, les acteurs économiques dont les marques sont abrégées vont le plus souvent prendre la précaution de déposer à titre de marque le diminutif utilisé par les consommateurs dans le but de protéger et de contrôler au mieux leurs identifiants commerciaux.
Ainsi la société Château Lafite Rothschild, dont la marque de vins éponyme CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD est abrégée sous la forme LAFITE, a-t-elle procédé au dépôt d'une marque constituée de cette abréviation.
Dans le cadre d'un contentieux judiciaire, une société concurrente sollicite l'annulation de la marque abrégée, LAFITE, au motif que celle-ci n'aurait pas été exploitée plus de cinq ans durant.
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui (...) n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans".
Pour se défendre, et donc pour tenter de prouver l'exploitation sérieuse de sa marque LAFITE, la société Château Lafite Rothschild verse à la procédure des articles de presse citant ladite marque.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 octobre 2008, a estimé que la seule mention de la marque abrégée dans des articles de presse ne constituait pas un usage sérieux de ladite marque et a approuvé son annulation par la Cour d'appel.
Ainsi, après avoir rappelé "qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés", les juges relèvent que la société titulaire de la marque LAFITE "ne produisait aucune pièce relative à l'exploitation de cette marque (...) et qu'elle ne versait aux débats que des articles de presse désignant, en abrégé, le domaine viticole, l'exploitation, le château, ou le vin produit, qui était cependant commercialisé sous les marques CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD".
Si cette solution est apparemment sévère et étonnante, deux éléments d'explication permettent de mieux la comprendre et d'en tirer des enseignements pratiques.
Tout d'abord, la rédaction de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle laisse comprendre que l'usage de la marque doit être le fait de son titulaire (ou d'une personne autorisée par ce dernier).
Or, par définition, lorsque la marque est mentionnée dans des articles de presse, elle n'est pas utilisée par son propriétaire.
En second lieu, le seul fait qu'une marque soit citée par des journalistes n'atteste pas de sa présence sur le marché et, partant, ne lui permet pas, selon la Cour de cassation, de remplir sa fonction de garantie d'origine économique des produits ou des services qu'elle désigne.
En effet, des articles de presse récents peuvent être consacrés à des marques qui étaient notoires il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui ont aujourd'hui disparu (pour exemples, les automobiles PANHARD ou les ordinateurs personnels AMSTRAD).
Par delà la pertinence et la sévérité de la solution retenue par la Cour suprême, celle-ci pose un problème pratique aux détenteurs de marques : quels documents conserver et produire en cas de contentieux, afin d'établir l'usage sérieux de son droit et éviter son annulation ?
Dès lors que les preuves d'usage doivent provenir du titulaire de la marque (ou d'un tiers autorisé) et avérer la présence de celle-ci sur le marché, ces documents pourront consister notamment en des factures, des publicités, des catalogues ou encore en des tarifs et ... ils pourront être avantageusement complétés par une revue de presse.
En conclusion, cet arrêt invite clairement les acteurs économiques qui ont procédé au dépôt en tant que marque de l'abréviation du nom de leurs produits ou de leurs services à apposer réellement leur abréviation sur un minimum de produits ou de documents mis en contact avec les consommateurs.
Fabrice Bircker,
Manuel Degret,
Février 2009
